Young-Sun Cho

우리나라는 비교법적으로 상표의 사용개념에 관하여 상표법에 별도의 정의규정을 두고 침해로 인한 민․형사상의 책임, 불사용취소 등에 그 개념을 통일적으로 사용하는 입법유형에 속한다. 그럼에도 현행 상표법의 상표 사용개념 규정은 지나치게 낡고 빈약하여 현실을 충분히 규제할 수 없고 서비스표의 사용행위에 대하여는 입법적 공백이 심각하다. 위와 같은 입법의 미비는 실무에서 ‘간판․표찰․광고’, ‘전시․반포’의 개념을 부자연스럽게 확대해석하거나 상표법 대신 부정경쟁방지법을 적용하여 사안을 해결하는 바람직하지 못한 경향을 낳았으며, 상표 침해행위에 엄한 형사벌이 부과되는 점에 비추어 죄형법정주의에 반할 우려도 있다. 이를 극복하기 위하여 가급적 상표 사용개념에 관한 정의규정을 명확하고 구체적으로 개정할 필요가 있으며, 그 개정내용에는 인터넷에서 전자정보재가 네트워크를 통해 유통되는 것과 관련하여 종래의 ‘인도․양도’를 대체할 수 있는 개념, 온라인 상에서의 상표나 서비스표의 광고적 사용을 규율할

특허가 등록무효로 된 경우 실시료의 처리를 둘러싸고, 미국의 판례는 실시권자가 특허무효소송을 제기하거나 실시료지급 청구 소송에서 특허의 무효를 다투기 시작한 시점을 기준으로 삼아 실시권자는 그 이후의 실시료는 지급할 필요가 없고, 특허권자도 그 이전까지 수령한 실시료는 반환할 필요가 없으나, 특허의 무효가 확정되기까지 실시권자가 실시료의 지급거절을 함으로써 계약법상의 채무불이행 책임을 지는 것은 별개의 문제라는 태도를 취하고 있다. 일본에서는 특허가 무효로 되면 이를 기초로 한 통상실시권 설정계약도 당연히 무효가 된다고 보나, 그 경우 이미 지급한 통상실시료를 반환해야 한다는 입장과 이를 반환할 필요가 없다는 입장이 대립되어 있다. 근래의 학설은 실시권자에게 손해의 발생이 없다거나(손해불발생설), 당사자 사이에 실시료 불반환의 묵시적 합의가 있는 것으로 보아(화해계약유사설) 이를 반환할 필요가 없다는 것이 주류이다. 특허가 무효로 되었다고 하여 그 특허를 대상으로 한 계약이 일률적으

이 글은 개정 저작권법이 한ㆍ미 FTA의 반영을 위해 제125조의 2로 도입한 법정손해배상 제도를 다룬다. 개정 저작권법의 법정손해배상 제도는 손해의 보전 외에 징벌적 요소가 강한 미국식과, 실 손해 배상을 원칙으로 하면서 손해의 입증완화를 추구하는 중국식의 혼합형에 속한다. 법정손해배상 제도가 우리 불법행위법 체계에 맞지 않고, 저작권법 제126조에 이미 법관의 재량에 의한 손해액 인정제도가 존재한다는 등의 이유로 법정손해배상에 부정적인 시각도 있을 수 있다. 그러나 법원이 기왕 도입된 위 제도를 능동적, 합리적으로 운용하면 디지털 환경에서 저작권자를 한층 두텁게 보호하고 잠재적 침해에 대한 일반예방 효과를 도모할 수 있으며, 다중용도 기술에 의한 간접침해 문제의 해결에 추가 수단을 얻는 등 유력한 ‘정책 레버’로 활용할 수 있다. 국제적으로도 법정손해배상이 지적재산권 침해에 유용한 구제책이라는 인식이 자리 잡아 가고 있으며, 대륙법계 국가로서 법정손해배상제도에 친하지 않은 EU,

특허법상 침해는 가치중립적인 성질을 가지며, 고의ㆍ과실 등 귀책요건을 추가로 요구하는 불법행위적 침해의 상위개념에 해당한다. 특허침해에 관하여는 ‘구성요소 완비의 원칙(All elements rule)’이 적용되기 때문에 복수의 당사자가 단일한 특허의 일부 구성요소를 분담하여 수행하는 경우에는 원칙상 특허침해를 구성하지 않지만, 위 원칙을 예외 없이 고수한다면 여러 단계로 이루어진 방법특허, 그 중에서도 영업방법(BM) 특허를 손쉽게 우회 침해할 수 있으므로 권리자 보호에 큰 허점을 낳는다. 따라서 복수의 침해자가 침해를 공모하고 실제로 역할을 분담하는 경우(공모공동정범 형), 제3자가 권리자로부터 침해의 경고를 받고도 미필적인 고의 아래 가공행위를 계속한 경우에 한하여 공동책임을 부담하고, 단지 자신의 행위가 침해자 또는 다른 제3자와 유기적으로 결합하여 어떠한 결과를 낳는다는 정도의 인식만을 가지고 있었거나 특허침해에 가공하는 것을 인식하지 못한 과실만으로는 공동책임을 부담하지

특허법 제99조는 특허권 공유자의 자유로운 실시권을 보장하고 있지만, 그에 기한 이익 배분의무를 언급하고 있지 않다. 또한 지분의 양도나 실시권 설정 등에 공유자 전원의 동의를 요구하면서 저작권법과는 달리 신의에 반한 동의거부를 금지하는 규정이 없다. 그러나 이러한 특허법의 태도는 지나치게 특허발명을 실시하는 지분권자의 이익 보호에만 치우쳐 여러 가지 문제를 낳는다. 이를 당사자 간 계약에만 맡겨 둘 것이 아니라 특허법 제99조 제2 내지 4항에 대한 합리적 해석을 통해 이러한 문제점을 보완하는 것이 바람직하다. 구체적으로, 각 공유자는 발명특허 전부를 자유롭게 실시하여 이익을 얻을 수 있지만 ‘지분의 범위를 넘는 독점적 사용으로 다른 지분권자에게 손해를 준 것’으로 평가되면 부당이득 반환의 형태로 보전(補塡)할 의무가 있다고 보아야 한다. 공유지분의 양도나 실시권 설정에 공유자 전원의 동의를 요구하는 특허법 제99조 제2항은 재산권 행사에 지나친 제약을 가하여 부당하고 특허제도의

특허권은 고유의 속성으로 인해, 그 행사 시 다른 재산권보다 권리남용 문제를 일으키기 쉽다. 또한 특허권의 배타적 행사는 불가피하게 기술의 발달과 공유라고 하는 사회전체의 이익과 충돌하기 때문에 침해자는 권리남용 주장을 통해 이러한 상황을 자신에게 유리하게 활용하려들기도 한다. 그러나 특허권 남용의 판단은 후속발명의 인센티브에 직접 영향을 미치고, 특허분쟁에서 전략적으로 수단으로 활용하는 일이 많아 법관이 그로부터 일정한 거리를 유지할 필요가 강하며, 그 판단에 자의(恣意)와 모순이 개재될 위험이 다른 재산권보다 크다. 특허권의 집행에 예측가능성을 부여하고 개별 사건에서 법관의 자의적 판단을 방지하기 위해서는 특허권 남용에 관하여 객관적이고 체계적인 판단준칙을 확립하는 것이 시급하다. 특히 권리남용 사유를 가급적 개별 법조문에서 찾음으로써 예측 가능한 판단 준거를 제공하되, 무효사유가 있는 특허권 행사를 권리남용으로 보는 판례의 태도를 합리적으로 수용하고 설명할 수 있어야 한다. 특

이 글은 공동저작물의 저작재산권에 관한 저작권법 제48조의 해석론을 다룬다. 미국, 독일, 일본과의 비교법적 검토를 통해 우리 저작권법에 고유한 해석론이 필요하다는 점을 규명하고, 민법ㆍ저작권법ㆍ특허법을 대비하여 저작권법 제48조의 위상을 점검한다. 저작권법 제48조에 관하여 민법 특칙으로서의 성질을 필요 이상 강조해 온 기존의 해석론과 달리, 공동저작권 지분의 양도 및 질권 설정은 사실상 자유롭게 허용해야 하고, 공유저작권의 ‘행사’는 각 지분권자의 ‘자기이용’을 포함하며, 이용허락을 중심으로 하는 공동저작권의 행사태양을 유형별로 분류하여 각각 다른 규율을 할 필요가 있음과 그 논거를 제시한다. 그 결과 공동저작권의 법적관계는 기본적으로 공유물의 사용ㆍ수익ㆍ관리ㆍ처분에 대한 민법 규범의 틀 안에서 해결하는 것이 가능하고, 상당 부분 그로써 족하다는 점을 규명한다. 아울러 공동저작권의 행사 시 나머지 공동저작권자의 동의를 강제하기 위한 합리적 수단, 동의거부가 신의에 반하는 것인지

이 글은 크게 두 부분으로 이루어져 있다. 전반부는 주로 독점적 통상실시권 침해에 관한 법적효과의 문제를 다룬다. 독점적 통상실시권의 침해에 대하여 손해배상 청구권을 인정할 수 있는지, 있다면 그 이론적 근거, 요건, 한계는 무엇인지를 중심으로 종래 학설의 접근방법과 입장을 비판적으로 검토한다. 이를 위해 먼저 특허실시권 제도에 관하여 간략한 비교법적 고찰을 수행하고 통상실시권의 본질을 살펴본다. 독점적 통상실시권 침해를 제3자에 의한 채권침해라는 불법행위의 한 형태로 파악하되, 독점적 통상실시권이 가지는 특징으로 인해 침해의 성립요건으로서 일반적인 불법행위보다 한층 더 엄격한 위법성을 필요로 함을 논증한다. 독점적 통상실시권자에게 고유의 금지청구권을 인정해서는 아니 되는 반면, 채권자 대위권에 기한 금지청구권은 인정해야 할 필요와 그 타당 근거를 밝힌다. 후반부는 특허권에 전용실시권이 설정된 경우의 법률문제를 다룬다. 침해로 인한 손해배상청구권이 특허권자와 전용실시권자에게 각각 어

이 글은 섭외적 영업비밀 침해사건의 준거법 결정문제를 포함한 국제사법적 쟁점에 대해 다룬다. 국제사법상 영업비밀을 지적재산권으로 보면 국제사법 제24조가 적용되어 침해지가 준거법이 된다. 그렇게 보지 않으면 일반불법행위로 취급되어 국제사법 제32조가 적용된다. 실질법이 영업비밀을 지적재산으로 파악하여 보호하는 것과는 별개로, 적어도 국제사법적 측면에서는 영업비밀은 지적재산권으로 다루지 않는 것이 합당하다. 영업비밀은 보호의 방식에서 특허, 저작권 등 전통적 지적재산권과 다르고, 국제사법 제24 조에 따라 침해지라는 단일의 연결점을 택해서는 섭외적 침해 문제를 합리적으로 해결하기 곤란하기 때문이다. 섭외적 영업비밀 침해는 동일한 영업비밀에 대한 침해행위지가 일련하여 복수로 존재하는 경우, 편재적(遍在的) 침해가 발생하는 경우, 영업비밀 침해에 공동불법행위가 개재되는 경우처럼특수한 유형이 많으므로 최밀접 관련지를 연결점으로 삼아 적절한 준거법을발견하는 노력이 필요하다. 아울러 그 과정에

이 글은 2016. 6. 30.부터 시행 중인 개정 특허법 제132조의 자료제출명령에 대한 해석론과 그 개선에 관한 입법론을 다룬다. 이 글에서는 먼저 규정의 도입 경위, 민사소송법의 특칙으로서의 성질을 확인하여 그 위상을 점검한다. 특허법 제132조에 의하면 원칙상 영업비밀에 해당하는 내용이더라도 자료제출의 대상이 되므로, 이를 둘러싼 당사자의 이해와 절차의 적정을 조화할 수 있는 합리적 기준이 필요하다. 이 글은 정당한 이유 판단에 사용될 수 있는 실무상 기준을 5가지로 나누어 제시한다. 자료 제출 불제출의 효과와 관련해서는, 요증사실 전체에 대한 원고 주장의 진실을 간주하는 규정의 적용에 신중함이 요망된다는 것과 그 이유를 검토하고, 그와 관련되는 우리나라와 일본의 재판 실무 상황을 점검한다. 특허법 제132조는 당사자에게만 적용되기 때문에 제3자와의 사이에는 여전히 문서제출명령에 대한 민사소송법 제344조가 문제된다. 이에 따르면 영업비밀임을 이유로 문서의 제출을 거부할 수

이 글은 제조방법이 기재된 물건 청구항의 특허요건 판단 기준에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토를 내용으로 한다. 전원합의체 판결이 PBP 청구항과 공지된 선행기술을 물건으로 비교하여 신규성, 진보성을 살펴야 한다고 한 점 및 청구항에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 한 점은 타당하고 비교법적 기준에도 부합한다. 그러나 전원합의체 판결이 선행 판례들이 화학, 생명공학 분야 등에서 사용되는 진정 PBP 청구항의 특허요건 판단 시 한정설을 택한 것으로 오해하여 이를 모두 변경한 것은 부당하다. 오히려 선행 판례들의 취지는, 생명공학이나 화학 등 특수한 기술분야에서는 필요에 따라 물건의 제조방법이 물건의 구조를 특정하는 하나의 수단으로 비중 있게 고려될 수 있다는 의미로 이해될 뿐, 오로지 제조방법의 진보성만을 근거로 물건의 진보성까지 인정할 수 있다는

(1) 당업자의 기술수준은 발명의 진보성 판단, 명세서의 기재요건 구비 여부, 기능식 청구항의 적법 여부, 출원보정에 있어 신규사항 추가 여부의 판단기준이 될 뿐 아니라, 특허침해를 둘러싼 청구범위의 해석과 권리범위의 확정, 균등침해 판단 등 특허법 전반의 쟁점들을 관통하는 핵심적인 개념이자 대표적인 불확정개념이기 때문에 가급적 특허법의 명문 규정에 부합하고 법적 안정성을 도모할 수 있는 해석론이 필요하다. 그 가운에 가장 중요한 것은 발명의 진보성과 명세서의 기재요건 구비 여부를 판단하기 위한 기준이 되는 당업자의 기술수준 문제, 특히 이를 동질적인 것으로 보아야 할 지 여부와 그 필요성이라 할 것인데, 발명의 진보성 판단의 기준이 되는 당업자의 기술수준을 명세서 기재요건으로서의 그것과 이질적인 것으로 이해하여 전자를 일률적으로 높게 설정하는 것은 특허법 명문의 규정에 반할 뿐 아니라 발명의 진보성 판단의 자료로 삼을 수 있는 선행기술의 ‘범위’와 이를 기초로 용이하게 발명에 이를

이 글은 저작물에 관한 거래나 이용허락이나 양도계약의 결과 자신도 모르게 저작권의 침해자가 되는 ‘거래 후 침해 형’의 침해자를 보호하는 문제를 다룬다. 저작권의 성립에는 등록이 필수요건이 아니기 때문에 저작권에 대하여는 권리관계의 공시가 취약하다. 따라서 거래 당사자가 자신이 이용하는 저작물의 권리 귀속을 잘못 인식하고 침해행위를 할 수가 있다. 근래 저작물은 다양한 형태로 이용허락 되거나 유통되는데, 선의의 침해자에 대한 적절한 보호방안이 없다면 거래비용의 증가로 저작물의 이용ㆍ유통이 저해되고 ‘저작물의 사회적 공유’라고 하는 저작권법의 중요한 목적이 훼손되는 한편, 저작권 제도가 권리자의 금전적 이익 확보수단으로 왜곡될 가능성이 있다. 선의의 침해자에 대한 보호방법은 우선 금전보상과 금지명령 부여의 차원에서 검토되어야 하고 궁극적으로는 입법을 통해 해결될 필요가 있다. 금전보상 중 손해배상과 관련하여서는 경과실 감액, 과실상계가 적극적으로 활용되어야 한다. 부당이득반환과 관련해

이 글은 직무발명인 특허에 무효사유가 있는 경우, 사용자가 그 직무발명에 대한 보상청구에 대하여 무효항변을 할 수 있는지와 그 타당 근거 및 한계 등을 다룬다. 이에 관하여는, 법적 안정성을 위해 특허의 유․무효 예측을 포함한 당사자 사적 자치의 구속력을 존중해야 하며 무효사유가 있는 특허라 하더라도 사용자는 그 확정 전까지 사실상 독점적 이익을 누리기 때문에 종업원에게 보상금을 지급함이 원칙이라는 주장이 있다. 그러나 직무발명 특허에 대하여 사용자에게 무상의 통상실시권이 보장되는 이상, 이를 넘는 독점ㆍ배타권에 기한 법적 이익만이 직무발명 보상의 근거가 되어야 하고, 직무발명 특허에 무효항변 내지 자유기술 항변이 가능하여 독점ㆍ배타성을 보장받지 못하는 이상 사용자는 보상금 지급을 거절할 수 있어야 한다. 직무발명 보상에서는 형평과 정의를 위한 법의 후견적 태도가 우선하고, 정당한 보상을 위해 정해진 보상금액을 증액할 수 있는 것처럼 직무발명 특허의 무효 등 사정변경을 고려하여 이를